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    通过采取驳回复审以外的辅助措施应对商标注册申请的驳回

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    点击次数:1785 更新时间:2017年04月25日21:34:46 打印此页 关闭


    当商标局以相对驳回理由驳回商标注册申请时,除了向商标评审委员会提出驳回复审申请外,商标注册申请人还可根据不同情况采取以下一种或多种辅助措施,以消除引证商标所形成的在先权利障碍,达到获得核准注册的最终目的。


    根据笔者的实务经验,商标注册申请人通常可以考虑采取以下辅助措施:


    (一)向商标局提出撤销连续三年不使用注册商标申请


    如果引证商标已注册且注册已满三年,商标注册申请人可在提出驳回复审申请的同时,尝试就引证商标向商标局提出撤销连续三年不使用注册商标申请。若引证商标被成功撤销,则申请商标便可核准注册。


    如果引证商标已注册但注册尚未满三年,商标注册申请人应持续监控该引证商标的法律状态,待该引证商标注册满三年后,及时向商标局提出撤销连续三年不使用注册商标申请。


    (二)向商标评审委员会提出注册商标无效宣告申请


    如果引证商标已注册但注册尚未满三年,商标注册申请人可在提出驳回复审申请的同时,尝试就引证商标向商标评审委员会提出注册商标无效宣告申请(如具备商标法规定的特定情形)。若引证商标被成功宣告无效,则申请商标便可核准注册。


    (三)适时向商标局提出商标异议申请


    如果引证商标尚未注册,商标注册申请人可在提出驳回复审申请的同时,持续监控引证商标的法律状态,并着手对该引证商标提出异议申请(包括异议理由的组织及证据的收集)。一旦发现商标局初步审定公告该引证商标,便在三个月的公告期内及时向商标局提出异议申请。若异议最终成功,则申请商标便可核准注册。


    (四)通过协商的方式获得引证商标的所有权或使用权


    在引证商标不存在可撤销或可宣告无效的情况下,或者商标注册申请人无法举证证明引证商标存在可撤销或可宣告无效的情况下,商标注册申请人可与引证商标注册人进行协商,尝试将引证商标转让至自己名下。如果引证商标被转让至商标注册申请人的名下,则可以基于“同一主体的在先商标不构成对其在后近似商标注册的障碍”的原则消除该引证商标所形成的在先权利障碍。


    如果转让不成,商标注册申请人也可退而求其次,考虑从引证商标注册人处获得使用许可。若商标注册申请人与引证商标注册人就商标使用许可成功达成一致,则商标注册申请人即便不享有引证商标的所有权,其也可依据所达成的商标使用许可合同,享有引证商标的合法使用权。


    (五)通过协商的方式获得引证商标注册人出具的《商标注册同意书》,或与引证商标注册人达成《商标共存协议》


    《商标注册同意书》是指在先引证商标注册人向在后商标注册申请人单方出具的同意申请商标注册的意思表示。《商标共存协议》是指在先引证商标注册人与在后商标注册申请人共同签订的关于同意申请商标注册的协议。作为共性,《商标注册同意书》和《商标共存协议》均能反映在先引证商标注册人同意在后商标注册申请人注册申请商标的意思表示。


    在近些年的商标驳回复审案件实务中,《商标注册同意书》和《商标共存协议》已经成为商标授权确权行政机关与人民法院适用《商标法》第30条(原第28条)审查判断申请商标可否获准注册时的重要考量因素。


    因此,当商标局依据《商标法》第30条的规定,以申请商标同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似为由,驳回申请商标的注册时,商标注册申请人可以通过协商的方式,尝试获得引证商标注册人出具的《商标注册同意书》,或与引证商标注册人达成《商标共存协议》。以下几点值得特别注意:


    (1)《商标注册同意书》和/或《商标共存协议》如果形成于中国大陆地区内,则需要办理公证手续;如果形成于中国大陆地区外,则需要办理公证、认证手续,并附上中文译文。


    (2)如果申请商标与引证商标两者所指定商品的类似程度、两者商标标识的近似程度均较高,或者引证商标的知名度较高,则商标评审委员会通常较难依据《商标注册同意书》和/或《商标共存协议》核准申请商标的注册。此时,商标注册申请人需要考虑采取其他辅助措施。


    (六)就申请商标中冲突部分以外的剩余部分向商标局单独提出注册申请

    如果申请商标由多个部分组合构成(例如:由文字部分和图形部分共同构成),仅其中一部分存在与之相同或近似的在先引证商标(例如:仅文字部分存在权利冲突),则商标注册申请人可以考虑就申请商标中冲突部分以外的剩余部分(例如:图形部分)向商标局单独提出注册申请,以便就该剩余部分及时获得保护。


    (七)就申请商标向商标局重新提出注册申请


    在采取上述措施消除引证商标所形成的在先权利障碍的同时,商标注册申请人应当尽快就申请商标向商标局重新提出注册申请。


    在实务中,可能发生的一种特殊情况是:在商标注册申请人采取上述措施成功消除引证商标所形成的在先权利障碍之前,商标评审委员会就已做出了不利于商标注册申请人的驳回复审决定(即驳回申请商标的注册)。此时,如果没有后续的行政诉讼以拖延申请商标的“生命”的话,该申请商标便正式“死亡”。在此情况下,即便引证商标所形成的在先权利障碍最终被成功消除,商标注册申请人也会因为自己商标申请的缺位而无法获得真正的权利。同时,这也产生了一个商标注册申请人自己商标申请缺位的权利真空期,极易形成他人插足的不利情形(即在该权利真空期间,他人在相同或类似商品上向商标局申请注册与商标注册申请人已“死亡”的申请商标相同或近似的商标)。


    因此,就申请商标向商标局重新提出注册申请,至少有以下两方面的好处:


    (1)可以极大地缩短获得权利的时间,一旦引证商标所形成的在先权利障碍被成功消除,商标注册申请人重新提出的商标注册申请便可立刻获得核准。


    (2)可以避免在引证商标所形成的在先权利障碍消除前,他人提出注册申请,而在引证商标所形成的在先权利障碍消除后,他人的该申请商标优先获得注册的不利情形发生。


    值得注意的是:如果在商标局审查商标注册申请人的第二次商标注册申请时,在先权利障碍已经消除,则商标注册申请人的第二次商标注册申请会被依法核准。如果在商标局审查商标注册申请人的第二次商标注册申请时,在先权利障碍尚未消除,则商标注册申请人的第二次商标注册申请仍会被驳回。此时,笔者建议商标注册申请人针对商标局的驳回决定再次向商标评审委员会提出驳回复审申请;如果在商标评审委员会审查该驳回复审申请时,在先权利障碍已经消除,则该驳回复审申请可获成功,相应地,商标注册申请人的第二次商标注册申请会被依法核准。


    此外,在必要时,商标注册申请人可考虑第三次提出商标注册申请。原因在于:如果商标评审委员会就第二次商标注册申请的驳回复审进行审理时,商标局就引证商标的连续三年不使用撤销案尚未审结或该连续三年不使用撤销案进入了复审阶段,在此情况下,不管引证商标最终是否被成功撤销,第二次商标注册申请也已经“死亡”,又将产生一个商标注册申请人自己商标申请缺位的新的权利真空期。

    专注商标驳回复审每一细节,针对引证商标的状态采取有必要辅助案件措施,重新夺回驳回商标的专用权,驳回复审本身才会变得有价值。

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